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Enregistrer sa marque de commerce aux États-Unis : une affaire d’experts

2 juin 2011 | Me Michel Barakatt, L.L.B., B.A.A., Barakatt Harve

Tant pour une PME que pour une multinationale, la protection de sa marque de commerce est fondamentale. Qu’il s’agisse d’un mot, d’un symbole, d’une couleur, d’une image, d’une phrase ou d’une expression, la marque de commerce crée un lien unique et distinctif avec les biens ou services offerts par une corporation. Cette protection est primordiale en ce qu’elle permet d’abriter ses acquis sous le sceau d’un registre gouvernemental donnant une préséance légale sur des droits prétendument sollicités par un tiers.

Aux États-Unis, l’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas un processus simple, mais représente plutôt un parcours long et complexe. Il importe donc d’être au fait des lois et règlements encadrant le processus d’enregistrement puisque les lois américaines ne sont pas constituées de la même façon que les lois canadiennes.

Pour l’avocat mandaté par une entreprise canadienne, une fois cette acquisition des concepts légaux effectuée, commence véritablement le travail d’enquête. Il doit notamment rechercher, collecter, colliger et trier les multiples informations recueillies auprès du client et du registre de la corporation. Bien préparé, il pourra par la suite enclencher le processus d’enregistrement, processus qui débute par la recherche — à l’aide des diverses bases de données des registres américains, dont le Trademark Electronic Search System (T.E.S.S.) — de conflits entre la marque de commerce à être enregistrée et celles déjà enregistrées au United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O.).

Si, après dépôt et étude à l’U.S.P.T.O., la demande est acceptée, il y a diffusion de la marque de commerce dans une publication officielle du gouvernement; s’il y a refus de la part des autorités, une réponse détaillée est donnée. Dans ce dernier cas, une contestation est toujours possible.

Il faut savoir qu’il peut prendre jusqu’à deux ans pour traverser en entier le processus d’enregistrement d’une marque de commerce aux États-Unis, et qu’il est nécessaire, pour ce faire, de confier le dossier à un avocat qui a obtenu, auprès des autorités américaines, soit l’Office of Enrollment, sa licence d’agent de marques de commerce dans le pays de l’oncle Sam, une démarche qui peut facilement s’étaler sur une année entière. Ne traite donc pas avec l’U.S.P.T.O. qui veut !

*Propos recueillis par Johanne Martin